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USメモ 非自明性 KSR

 特許業務法人 IPX 代表弁理士CEOの押谷 昌宗(オシタニ マサムネ)です。

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The language in the KSR International decision by the U.S. Supreme Court made the test for obviousness seem somewhat subjective. However, the Examiner must still provide a clear explanation of his or her reasoning.



The key to supporting any rejection under 35 U.S.C. 103 is the clear articulation of the reason(s) why the claimed invention would have been obvious. The Supreme Court in KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 538, 418, 82 USPQ2d 1385, 1396 (2007) noted that the analysis supporting a rejection under 35 U.S.C. 103 should be made explicit. MPEP 2142



“[KSR International] did not free the PTO’s examination process from explaining its reasoning. In making an obviousness rejection, the examiner should not rely on conclusory statements that a particular feature of the invention would have been obvious or was well known. Instead, the examiner should elaborate, discussing the evidence or reasoning that leads the examiner to such a conclusion.” In re Vaidyanathan, 381 F.Appx. 985 (Fed. Cir. 2010)(non‐prec.)


【メモ】
・審査官が本願の構成について「自明」、「広く知られている」と主張してくるときに、その根拠を詳細に説明させるために有効。
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国内移行後におけるPCT出願の基礎出願に基づく補正の可否

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PCT出願を外国に移行した後、自発補正をする場合に、PCTの基礎出願の開示に基づく補正の可否は、以下の通り。

OK : US, AU, IN, RU
NG : EP, CN


以前、PCTの図面が、図1~図10まで、全て同じ図(基礎の明細書の図3)になっていたことがありました(※他事務所からの移管で、当所のミスではありません!)。

このとき、各国代理人に問い合わせた結果、国内移行後、国によったら基礎の開示を根拠として、正しい図面を追加する補正が認められることがわかりました。

なお、補正制限の厳しい国(EU, CN)については認められなかったので、明細書の中から図についての説明を削除し、体裁を整える補正で対応しました。

いずれにせよ、こういうミスは絶対に避けないとだめですね。




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US特許訴訟の提起先が自由に選べなくなった!?

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<内容を修正しました②:コメントありがとうございます!>

以下の記事から一部抜粋。

(誤)
「アメリカ最高裁は、原告は特許権侵害を主張するにあたって、特許権侵害企業が設立された場所または現実に継続して業務を行っている場所を管轄する裁判所にのみ訴を起こすことができると全裁判官の一致で決定した。」

(正)
「特許侵害訴訟は、被告が法人登録している州の裁判所、または、侵害行為が発生し、さらに、被告が日常的かつ確立された事業拠点を持つ地区の裁判所でしか提訴できない」


http://jp.techcrunch.com/2017/05/23/20170522patent-trolls-take-in-on-the-chin-in-new-supreme-court-ruling/

これにより、PAE(Patent Assertion Entities:特許主張主体)、NPE(Non-Practicing Entity: 非実施主体)は、「ロケット・ドケット」と言われ、迅速に(特許権者に不利な)裁判が進むテキサスの裁判所に気軽に提起することができなくなる、とされています。

しかし、例えば、ある特許を侵害する製品、特にスマートフォン等はテキサスでも販売されていますし、販売店(又は販売代理店)がある場合には、テキサスが「販売店(又は販売代理店)を通して侵害品が流通している場所(=侵害行為が発生し、さらに、被告が日常的かつ確立された事業拠点を持つ地区)」に該当する余地があるのではないでしょうか。

この判決の影響は今のところ未知数ですが、悪質なPAE、NPE(パテント・トロールとも呼ばれますが、個人的にはこの呼び方は嫌いです)に対して多少は抑止力として働くのではないでしょうか。

<以下、いただいたコメントです>
>また、判決の射程には米国外企業は含まれていないので、現地法人は別として、日本企業への真の影響は未知数かと思います。


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05/22のツイートまとめ

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masamune013

Fusion 360 (3D CAD)って便利!! https://t.co/JQ9kjP0VHt
05-22 22:21




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プロフィールに設定したアイコンが、ランキング表示で全然表示されへん!!😡

と思ってたんですが、そもそもFC2のアイコンを設定しただけで、ブログ村のアイコンは未設定でした😰

ちゃんとしたら、わりとすぐに反映されたので、良かったです😡


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Fusion 360 (3D CAD)って便利!!

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AUTODESK社(3D CADのリーダー的存在)が公開した『Fusion 360』がめっちゃ便利です!

普段利用している3D CADは、「積み木を組み上げる」感覚で3Dモデルを作り込んでいくんですが、『Fusion 360』は「粘土を捏ねる」感覚で3Dモデルを作成できます。

「何を言ってるんやこいつは?」と思われるかもしれないですが、実際に使ってみたらスグに実感できると思います。

これにより、今まで使っていた3D CADではできないことができるようになりました。
特に便利なのが、「クライアントから頂いた3Dモデルのうち、ポイントと無関係な部分を変形できる」ことです。

例えば、実際のプロダクトの3Dデータを頂いた場合に、「ポイントとなる箇所は細かく開示するが、その他の部分の具体的な構成はなるべくぼやかしたい」、というニーズがあります。

今までだと、「ポイント以外を「切り落とし」、1から構造を作り込む」プロセスが必要でした。
しかし、データの仕様又は受け渡し時におけるデータ欠損により、「切り落とし」ができない場合があり、このときは多大な工数をかけて図面を作成する必要がありました。

一方、『Fusion 360』の場合、文字通り「ポイント以外の構成を粘土の如く捏ねくり回して変形させる」ことが可能になりました!!
また、普段の3D CADで編集できない部分でも、おかまいなしに編集できるというパワフルさも併せ持っています。


なお、『Fusion 360』の不満としては、「2D図面」への変換オプションが少ないことです。
したがって、最近は、『Fusion 360』で3Dモデルを整形し、2D図面への出力は他の3D CADに任せるというように、複数のソフトを連携させて使っています。

まあ、今の御時世「2Dの“線図”」にこだわる特許システム自体に欠陥があるように思いますが・・・。
将来的には、現状の図面に代えて、3Dデータを提出し、自由に回転・拡大等できるように制度が移行すれば、はるかに直感的に視認しやすい”図面”になると思います。


<Fusion 360>
https://www.autodesk.co.jp/products/fusion-360/overview?src=OMSE&mktvar002=649861__ENGINE=GoogleJP__CAMPAIGN=JP_G_Fusion360_MB__ADGROUP=Fusion360_MB_Alone_Exact__KEYWORD=F360_45__MATCHTYPE=Exact__CREATIVE=158154654841&gclid=CjwKEAjwjPXIBRDhwICRg-DbgHISJADP6QXpod2wBQKGP7qntIcDT9z2j6fexgnEEP5tFEC8UaVGcBoCib3w_wcB


P.S プロフィールに画像を設定したのに、ランキング表示のときには反映されない・・・。どなたか原因分かりますか?


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US特許 “内在”している!?

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MPEP 2112 – (paraphrased):

(i) There must be evidence, which makes clear that a missing feature is necessarily present in the thing described in the reference, and that it would be so recognized by persons of ordinary skill.

(ii) The examiner must provide a basis in fact and/or technical reasoning to reasonably support the determination that the allegedly inherent characteristic necessarily flows from the teachings of the applied prior art.


(iii) Inherency... may not be established by probabilities or possibilities. The mere fact that a certain thing “may” result from a given set of circumstances is not sufficient.




【メモ】

・Sometimes a reference does not explicitly talk about a feature, but the Examiner will argue that the reference “inherently” discloses the feature. An inherency argument must meet strict requirements of evidence and reasoning.

・本願の構成が引例に「内在」していると認定されたとにの反論
・102 Rejection


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マレーシア MY 修正実体審査 必要書類

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必要書類は以下の3つ

①認証つきの登録特許公報(JPだと¥1,400で特許庁に申請(紙で郵送))
②登録時における英語の翻訳
③翻訳者によるVerification

なお、以下のサイトに、「③翻訳者のVerificationには公証役場による公証が必要」で、「③出願人にもVerificationにサインしてもらう必要がある」、と書かれている(電話でも確認済み)が、これらは不要(現地が言ってる)。

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/asia-mmse_tetuzuki.htm



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05/12のツイートまとめ

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masamune013

意匠の要部をゴリ押しする https://t.co/pzWlm6FmYs
05-12 21:28




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意匠の要部をゴリ押しする

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以前意匠のOAで、細かい部分しか先行意匠と異なるポイントがない案件で、似たような登録意匠を複数記載し、「こんな似てるやつでも登録になってるんやから、この分野の意匠の要部は細かく認定されるべき!だから、細かい部分しか異なってなくても、本願と先行意匠は非類似!!」

って感じで応答しても、認められませんでした。
そもそもよく考えたら、審査官はそのぐらいは把握した上で、類似と認定してるので、通用しないのも納得です。


さて、この前、これと似たケースがありました。
しかし、上記の作戦が通用しないと判断し、以下の作戦に切り替えました。

1. この意匠に係る「ケース」を着けた物品は、奥に傾けて使うことが増えている(Apple Payです)

2. そーすると、ケースの底面が目に入りやすくなる

3. 目立ちやすいとこに気を使うのはデザインの基本!

4. そーすると、よく目につくケースの底面こそ、要部である!!

5. よって、本願と先行意匠は、要部である底面が非類似なので、全体としても非類似!!!



この作戦、うまくいきました👍


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プロフィール

MASAMUNE OSHITANI

Author:MASAMUNE OSHITANI
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【略歴】
 生粋の知財キャリア出身です。大学院修士課程在学中に弁理士試験に合格。大手外資系メーカー知財部に新卒で入社。企業での経験を積んだ後、外国に強みのあるブティック事務所へ転職(アソシエイト弁理士)し、事務所弁理士としての修行に専念。
 2018年4月に共同代表の奥村(元研究職出身の弁理士)とともに特許業務法人 IPXを設立し、代表弁理士CEOに就任。

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 爆速!知財のIPX 〜COO/CTOのブログ〜
 ↑共同経営者(COO/CTO)の奥村のブログです。


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