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プロダクトバイプロセス(PBP)って必要?

 特許業務法人 IPX 代表弁理士CEOの押谷 昌宗(オシタニ マサムネ)です。

 当所IPXは、ICT・ソフトウェア分野と、外国出願に強い特許事務所です。また、出願未経験のベンチャー企業の皆様にも親しみやすいように、最新のITツール(slack, messenger, zoom, 各種クラウド等)を駆使した顧問契約等も提供しております。設立当所からの事務所ポリシーは、このブログのタイトルにも使われている「爆速」! 3つのメソッドをベースとして、「品質」と「スピード」を徹底的に両立いたします。

めっちゃ久しぶりに記事を書きます。多分1年ぶり?
最近時間に(多少)余裕がでてきたので、メモがてらアップしていきたいなーと思ってます。

さて、プロダクトバイプロセス(PBP)について色々と考えてみました。
日本だと、最近審査基準が改正されて、「不可能・非実際的事情」の有無で「36条」違反、とかいう、なんかよく分からない基準になりました。

(参考)https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C151125.htm

「不可能・非実際的事情」を証明するのもめんどくさいし、この審査基準の改定後、「方法クレーム」で出しちゃえ!って考えのヒトが増えたように思います。


ここで、アメリカではPBPはどーなんや?ってことで、ちょっと調べてみました。
というのも、最近アメリカ案件でちょくちょくPBPと指摘されることがあって(メカ系でも)、PBPでいくメリット・デメリットを考えてみました。

◆メリット
 ・PBPというクレームの「カテゴリー」を作成することで、無効を免れる可能性がちょっと高まる(※1)
 ・アメリカへの“輸入”に対する「水際措置」の可能性が(ちょっとだけ)高まる(かも?)

◆デメリット
 ・(やはりと言うか)審査段階で新規性/進歩性にあまり寄与しないくせに、侵害訴訟段階では限定解釈される

 
 とりあえず、デメリットはあるものの、OAで厳しい指摘をされたら、PBPを削除したらすむだけ(「PBP」→「方法」への変更については以下を参照)なので、独立項が2つしかない場合には、「PBP」を追加しても良いかもしれません。
 

<「PBP」→「方法」への変更についてのブログ>http://skiplaw.jp/wordpress/archives/6989


(※1)「ブラックベリー事件」では、「システム」については侵害と判断されたが、「方法」については非侵害と判断された、等、謎の理由で「カテゴリー」毎に判断結果が異なることがある。

(※2)米国特許法271条(g)には、「米国で特許を受けている方法を用いて製造された物を、何ら権限なく米国に輸入する行為が侵害行為に該当する」と規定されている。そして、かかる侵害行為に該当しない“例外規定”が2つ存在する。したがって、「方法」が例外に該当しても、「PBP」が例外に該当しない(※1)、と判断されると、「水際措置」が功を奏する場合がある

<参考>

米国特許法律271条(g)
「Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after--
(1) it is materially changed by subsequent processes; or
(2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.」

とくに、
「(1) it is materially changed by subsequent processes(当該製品がその後の工程によって著しく変った場合)」と規定されているので、このあたりの解釈が「方法」と「PBP」で異なる可能性はあるかも。
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プロフィール

MASAMUNE OSHITANI

Author:MASAMUNE OSHITANI
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 特許業務法人 IPXの代表弁理士CEOの押谷 昌宗(オシタニ マサムネ)です。

【略歴】
 生粋の知財キャリア出身です。大学院修士課程在学中に弁理士試験に合格。大手外資系メーカー知財部に新卒で入社。企業での経験を積んだ後、外国に強みのあるブティック事務所へ転職(アソシエイト弁理士)し、事務所弁理士としての修行に専念。
 2018年4月に共同代表の奥村(元研究職出身の弁理士)とともに特許業務法人 IPXを設立し、代表弁理士CEOに就任。

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