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Apple新製品きた!

 特許業務法人 IPX 代表弁理士CEOの押谷 昌宗(オシタニ マサムネ)です。

 当所IPXは、ICT・ソフトウェア分野と、外国出願に強い特許事務所です。また、出願未経験のベンチャー企業の皆様にも親しみやすいように、最新のITツール(slack, messenger, zoom, 各種クラウド等)を駆使した顧問契約等も提供しております。設立当所からの事務所ポリシーは、このブログのタイトルにも使われている「爆速」! 3つのメソッドをベースとして、「品質」と「スピード」を徹底的に両立いたします。

新型iPhoneは名前(iPhone Xs Max)以外はほぼ噂通り、Apple Watchも噂通り。
それにも関わらず、テンションあがります!


今使ってるApple Watchは最初のモデルで、動きがノロノロなので、今回は買い換えます。
Series 3あたりから使ってる人が激増したイメージですが、発売当初は周りでもあまりユーザーはいませんでした。
ここまでユーザーが増えたのは嬉しい限りです。

Series 2, 3は初代と見た目が(ほぼ)同じなので、Series 2は購入を見送りました。
Series 3はセルラーモデルが発売されましたが、このタイミングで買ったらミーハーと思われる(初代から毎日使っている意地!)ので、これも購入しませんでした。

Series 4は、ついに大画面化!
一度に表示される情報が大幅アップしましたので、これをつけて健康意地に励みましょう!!
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"on"と"directly on"

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"on"と"directly on" の違い。
USのOAで、審査官との認識の違いが意外にこんなとこにあるかも。

・”A on B”という表現では、AとBの間に他の物が介在している態様も含まれる。
・特に半導体などの場合、Bの上に直接Aが乗っていることを強調するためには、”A directly on B”などと表現することが必要。


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USのクレーム:機能的表現 ~"configured to"~

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(1) USクレーム中の「機能的表現」について、しばしば審査官が無視する場合があるようです。

例:
【構成要件の機能を無視され得る場合】
1. An image processing device, comprising:
a sensor [that detects an image];
a processor [that automatically color corrects the image]; ....

 このように、"that ~"で規定すると、[ ]内の機能が無視されることがあるそうです。
 これは、「構造」に重きをおくUSの実務に起因しているかと思われます。
 このような事態を回避するために、以下ようにクレームすることが有益です。


【構成要件の機能を考慮してもらうために】
1. An image processing device, comprising:
  a sensor configured to detect an image;
  a processor configured to automatically color correct the image; ....


(2) 審査官が"configured to"を無視した場合、以下の判例が参考になります(古いですが・・・)。

【Beachcombers Int'l, Inc. v. Wildewood Creative Products, Inc.】 (31 F.3d 1154 (Fed. Cir. 1994)
"The limitation "relates solely to a characteristic of the object cell, i.e., that it be configured such that the design exhibited by the device changes if the barrel is tilted relative to the horizontal."

【K‐2 Corp. v. Salamon S.A.】(191 F.3d 1356 (Fed. Cir. 1999))
"That is, the functional language tells us something about the structural requirements of the attachment between the bootie and the base....".


(3) また、審査官が、先行技術が、本願発明の構成と同様の機能を「実行することができる」と指摘してきた場合には、以下の判例が参考になります。

【Aspex Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear, Inc.】( F.3d __, Case No. 2011‐ 1147, p. 25‐26 (Fed. Cir. 2012) )
"The way the phrase is used in amended claim 23 of the ’545 patent supports the district court’s conclusion that a narrower definition, such as “configured to,” applies here."), citing

【Sta‐Rite Indus., LLC v. ITT Corp.】,(682 F. Supp. 2d 738, 753 (E.D. Tex. 2010))
"construing “adapted to,” in context, to mean “designed or configured to,” not “having the capacity to”)”
and

【Boston Scientific Corp. v. Cordis Corp.】( 2006 WL 3782840 (N.D. Cal. Dec. 20, 2006) )
"construing “adapted to,” in light of patent as a whole, to mean “configured to,” not “capable of”".


(4) "configured to"が不適切な場合
 一方、なんでもかんでも"configured to"にすれば良いわけではありません。例えば、以下の例は"configured to"は不適切です。

・”storage" configured to store data
 → "storage"は単にデータを記憶するにすぎず、データを記憶するように構成されている(機能的表現)というのは違和感がある。この場合、単に「”storage” that stores data」の方が好ましい。

・”preamble”に”configured to”を使うのはNG!!
 → 「Device configured to ・・・」とか書いても、機能を奏するのは各構成要件なのであって、”Device”全体としてそのような機能を奏するというのは違和感がある。






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【Incomplete Rejection】 Obvious Design Choice Ex Parte Gunasekar, In re Chu

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In re Chu (66 F.3d 292 (Fed. Cir. 1995)) ,citing In re Gal, 980 F.2d 717, 719 (Fed. Cir. 1992).
"A finding of "obvious design choice" is precluded, when the function of the claimed structure differs from the function of the prior art structure, because there would be no motivation to change the design of the prior art if its intended function is not retained."


Ex parte Gunasekar, ( p. 10 (Bd. Pat. App. & Inter. 2011)), citing Ex parte Clapp, 227 USPQ 972 (Bd. Pat. App. & Inter. 1985),
"the Examiner is required to present a convincing line of reasoning, when alleging that a design choice would be obvious."

【メモ】
・103 Rejection
・「デザインチョイス」に対する反論

・An Examiner may also try to fill in gaps in the prior art by alleging that certain features are just a matter of “design choice,” such as altering the position of common parts. However, the Examiner cannot stop at the allegation that something is a matter of design choice.

・Also, In re Chu states that there must be a motivation for the design choice proposed by the Examiner. That the design choice is “possible” is not enough.
【Incomplete Rejection】 Obvious Design Choice Ex Parte Gunasekar, In re Chu


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USメモ 非自明性 KSR

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The language in the KSR International decision by the U.S. Supreme Court made the test for obviousness seem somewhat subjective. However, the Examiner must still provide a clear explanation of his or her reasoning.



The key to supporting any rejection under 35 U.S.C. 103 is the clear articulation of the reason(s) why the claimed invention would have been obvious. The Supreme Court in KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 538, 418, 82 USPQ2d 1385, 1396 (2007) noted that the analysis supporting a rejection under 35 U.S.C. 103 should be made explicit. MPEP 2142



“[KSR International] did not free the PTO’s examination process from explaining its reasoning. In making an obviousness rejection, the examiner should not rely on conclusory statements that a particular feature of the invention would have been obvious or was well known. Instead, the examiner should elaborate, discussing the evidence or reasoning that leads the examiner to such a conclusion.” In re Vaidyanathan, 381 F.Appx. 985 (Fed. Cir. 2010)(non‐prec.)


【メモ】
・審査官が本願の構成について「自明」、「広く知られている」と主張してくるときに、その根拠を詳細に説明させるために有効。



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プロフィール

MASAMUNE OSHITANI

Author:MASAMUNE OSHITANI
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 特許業務法人 IPXの代表弁理士CEOの押谷 昌宗(オシタニ マサムネ)です。

【略歴】
 生粋の知財キャリア出身です。大学院修士課程在学中に弁理士試験に合格。大手外資系メーカー知財部に新卒で入社。企業での経験を積んだ後、外国に強みのあるブティック事務所へ転職(アソシエイト弁理士)し、事務所弁理士としての修行に専念。
 2018年4月に共同代表の奥村(元研究職出身の弁理士)とともに特許業務法人 IPXを設立し、代表弁理士CEOに就任。

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